——武汉市云雾茶叶有限公司

诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、

英山云雾茶产业协会商标权无效宣告请求行政纠纷案

（2015）高行（知）终字第3708号

上诉人一:云雾茶叶公司

上诉人二:商标评审委员会

被上诉人:英山云雾茶产业协会

争议商标：英山云雾

【案情简述】

2006年6月29日，上诉人一向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出第5448528号“英山云雾”商标（争议商标）的注册申请，并于2011年2月28日被核准注册，核定使用在第30类“茶、咖啡、糖、非医用营养液、面包、面条、谷类制品、食用淀粉、调味品、食用芳香剂”商品上，专用权期限至2021年2月27日。

2011年5月9日，云雾茶协会针对争议商标向商标评审委员会提出争议申请，其主要理由为：

“英山”为湖北省黄冈市下辖的一个县的名称。争议商标含有“英山”，指定使用在“茶”商品上，整体缺乏显著性，未形成区别于地名的其他含义，该商标的注册违反了2001年《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第十条第二款的规定。

英山县是著名的茶叶之乡，本地出产的“团黄”、“蕲门”与安徽生产的“黄芽”并称“淮南三茗”。英山县茶叶规模居全国第五，湖北第一，被湖北省政府、国家、国家农业部分别授予“湖北茶叶专业大县第一县”、“中国绿茶（名茶）之乡”、“中国茶叶产业发展政府贡献奖”。

早于1992年起，英山县为推广“英山云雾茶”，每年在农历谷雨节举办“中国英山茶叶节”。经过被申诉人的努力，英山云雾茶获得了多项认证。英山县早于2005年11月21日向商标局提出“英山云雾”商标的申请，鉴于申请略感仓促，撤回了该申请。

云雾茶叶公司作为同在湖北省的茶叶销售公司，理应知晓英山县使用多年的“英山云雾茶”商标，其注册争议商标，损害了云雾茶协会的在先权利。综上，请求依据2001年《商标法》第十条第二款、第三十一条、第四十一条的规定，撤销争议商标的注册。

商标评审委员会向云雾茶叶公司寄送的答辩通知被邮局退回，商标评审委员会通过第1296期《商标公告》进行了公告送达，云雾茶叶公司在规定期限内未予答辩。

2014年7月15日，商标评审委员会作出商评字[2014]第0000065111号《关于第5448528号“英山云雾”商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定）。被诉裁定认为：

一、争议商标虽含有“英山”，但商标整体已经形成区别于县级以上行政区划名称的含义，争议商标的注册未违反2001年《商标法》第十条第二款的规定。

二、英山云雾茶系以生长在大别山南麓海拔400米至1500米范围内特殊气候条件下的茶树新梢的芽叶，经过杀青、揉捻、干燥、精选等工艺制成的保持绿色特征、可供饮用的茶，其原产地域范围包括英山县11个乡镇及6个国营林茶场。英山云雾茶历史悠久，清代以后便闻名于湖北、河南、安徽等地。改革开放以来，英山县的茶叶产业得到了快速发展，进一步研制出具有地方特色和历史文化底蕴的地方名茶“英山云雾茶”，并于2002年通过湖北省质量技术监督局颁布了《英山云雾茶》省级地方标准。英山云雾茶多次荣获“湖北十大名茶”荣誉称号。据此，云雾茶协会提交的证据可以证明其“英山云雾”商标在“茶”商品上，在先使用并有一定影响。

云雾茶叶公司与云雾茶协会同处湖北省，作为同行业者，云雾茶叶公司应知“英山云雾”是他人在“茶”商品上在先使用并有一定影响的商标，却抢先将与之相同的争议商标申请注册在“茶”商品上，其行为已构成2001年《商标法》第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标”的情形。

同时，除“英山云雾”外，云雾茶叶公司还在第30类“茶”等商品上申请注册了“安溪云雾”“普洱云雾”“日照云雾”“崂山云雾”“黄山云雾”“西湖云雾”等多个商标。这些商标所含的“安溪”“普洱”“日照”“崂山”“黄山”“西湖”等或为茶叶产地，或为茶叶通用名称，且与该公司无直接关联，其将上述商标申请注册在“茶”等商品上，极易误导公众，其主观恶意明显。

鉴于云雾茶叶公司具有主观恶意，加之争议商标核定使用的“咖啡、糖、非医用营养液、面包、面条、谷类制品、食用淀粉、调味品、食用芳香剂”商品与“茶”商品皆为日常食品，二者在功能用途、销售场所及消费对象等方面存在密切关联，在使用中易使相关公众产生混淆误认，应判定为类似商品，故其在“咖啡、糖、非医用营养液、面包、面条、谷类制品、食用淀粉、调味品、食用芳香剂”商品上申请注册争议商标的行为，亦已构成2001年《商标法》第三十一条所指的“以不正当手段抢注他人在先使用并有一定影响的商标”的情形。

综上，商标评审委员会依据2001年《商标法》第三十一条以及2013年8月30日修正的《商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，裁定：争议商标予以无效宣告。

【一审结果】

上诉人一对裁定不服，诉至北京市第一中级人民法院查明。

庭审中，被上诉人明确表示其在除“茶”之外的商品上没有使用过争议商标。

北京市一中院认为：本案所涉及的程序部分应适用2013年《商标法》，实体部分应适用2001年《商标法》。

庭审查明：

区域、工艺特征、品质特点、传承历史、市场影响力以及曾获得的各种荣誉、认证；可以证明，2002年湖北省质量技术监督局颁布了《英山云雾茶》省级地方标准；可以证明在争议商标申请日之前，云雾茶协会在“茶”商品上已在先使用争议商标并有一定影响。

法院据此认为：

作为同处湖北省的同行业者，上诉人一理应知晓被上诉人在先使用“茶”商品上的争议商标的客观事实，上诉人一在“茶”商品上申请注册争议商标的行为，已构成2001年《商标法》第三十一条后半段所指之情形，且由于“咖啡”商品与“茶”商品在功能、用途、生产部门、销售渠道及消费群体上基本相同，二者构成类似商品，故上诉人一在“咖啡”商品上申请注册争议商标的行为也已构成2001年《商标法》第三十一条后半段所指之情形。因此，上诉人二作出的相关认定正确。

争议商标指定使用的“糖、非医用营养液、面包、面条、谷类制品、食用淀粉、调味品、食用芳香剂”等商品与“茶”商品的关联性较弱，且云雾茶协会在上述商品上并未使用过争议商标，故上诉人二认定上诉人一在上述商品上注册争议商标的行为构成2001年《商标法》第三十一条后半段所指之情形，缺乏事实依据。

综上，北京市第一中级人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，判决：

一、撤销被诉裁定；

二、商标评审委员会重新作出裁定。

【二审结果】

上诉人一、上诉人二不服北京市第一中级人民法院（2015）一中行（知）初字第802号行政判决，诉至北京市高级人民法院，2015年10月15日，北京市高院依法受理本案。

上诉人一诉称：

一、一审判决认为争议商标构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形，属于事实认定不清，证据不足。现有证据不足以认定云雾茶协会在先使用争议商标且在湖北省内具有一定影响。被上诉人提交的《英山云雾茶》地方标准，只是对茶叶商品的质量规范，不是对争议商标使用的事实认定，一审判决错误地将商品名和“争议商标名混为一谈，存在明显错误。云雾茶叶公司的“云雾”、“英山云雾”商标早在2002年《英山云雾茶》地方标准制定前，就已经作为商标在市场上使用。

二、被上诉人主张“英山云雾茶”是地理标志，并据此要求宣告争议商标的注册无效，理由不能成立。

三、“茶”和“咖啡”在功能用途、生产制作工艺、销售渠道等方面完全不同，分属《类似商品和服务区分表》的不同商品组别，不构成类似商品。被上诉人从来就没有在“咖啡”商品上使用过争议商标，事实上也不存在“英山云雾咖啡”的商品名。一审判决认为“咖啡”和“茶”构成类似商品，并在上述商品上一并撤销的判决存在明显错误。

上诉人二诉称：

鉴于被上诉人在“茶”商品上使用争议商标并具有了一定的影响，加之上诉人一与被上诉人同处一地，且上诉人一注册了多个含有“茶”产地的云雾系列商标，其注册商标的行为具有明显的主观恶意。

争议商标核定使用的“糖、非医用营养液、面包、面条、谷类制品、食用淀粉、调味品、食用芳香剂”商品，与“茶”商品在消费对象等方面存在一定关联，即使被上诉人并未将争议商标用于上述商品，争议商标的注册亦易使相关公众产生混淆误认。争议商标核定使用在“糖、非医用营养液、面包、面条、谷类制品、食用淀粉、调味品、食用芳香剂”商品上构成2001年《商标法》第三十一条所指的“侵犯他人在先使用并有一定影响的商标”的情形。

被上诉人陈述：

明确请求撤销一审判决，维持被诉裁定。

北京高院审理查明：

一审判决查明的事实属实，有争议商标的商标档案、商标争议申请书、商标评审委员会被诉裁定、当事人提交的相关证据及当事人陈述在案佐证，法院予以确认。

另查明：2009年12月28日，国家质量监督检验检疫总局在2009第128号《关于批准对肖港小香葱、太子米、英山云雾茶、清镇黄粑、黎平香禾糯实施地理标志保护产品专用标志的公告》中，认定“英山云雾茶”为国家地理标志保护产品。

被上诉人提交的上海文化出版社2011年出版的《中国茶经——2011修订版》（陈宗懋、杨亚军主编）第195-196页在“茶产品篇”中载明：“英山云雾茶产于湖北省英山县，创始于20世纪80年代初。”“英山云雾茶分春笋、春蕊、春茗、碧剑、龙特五个系列产品，选用英山县种植的中小叶无性系良种、英山群体种等茶树品种的芽叶为原料。原料要求：……英山云雾茶的加工工艺因不同系列茶而异，其中春笋、春蕊属全手工制作，春茗属半机械半手工制作，碧剑、龙特属全机械制作。”

被上诉人提交的相关使用证据，均是茶叶公司、茶场等云雾茶协会之外的其他主体在茶商品上使用“英山云雾”标志的证据，并未提交该协会直接在争议商标核定使用商品上使用“英山云雾”标志的证据。

以上事实，有当事人提交的相关证据在案佐证。

审理依据：

2013年8月30日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国商标法>的决定》，修改后的《商标法》自2014年5月1日起施行；

《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条规定：“对于在商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，商标评审委员会于决定施行前受理、在决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查相关程序问题适用修改后的商标法，审查实体问题适用修改前的商标法。”

本案中，争议商标为2013年修改的《商标法》施行前已经核准注册的商标，本案争议申请的受理时间早于2013年修改的《商标法》施行时间，而被诉裁定的作出时间晚于2013年《商标法》施行时间，故依据上述规定，本案程序问题的审理应适用2013年修改的《商标法》，而本案实体问题的审理应适用2001年修改的《商标法》。

事实及法律认定：

1.2001年修改的《商标法》第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”该条法律规定明确、含义清晰，“不得以不正当手段抢先注册”的是他人已经使用并有一定影响的“商标”，如果相关标志未发挥商品来源的识别作用、不是《商标法》意义上的“商标”，则不应在具体案件中适用该条法律规定。

2.本案中，湖北省质量技术监督局于2002年发布了湖北省地方标准《英山云雾茶》（编号为DB42/210-2002），国家质量监督检验检疫总局于2009年认定“英山云雾茶”为国家地理标志保护产品，上海文化出版社出版的《中国茶经——2011修订版》中也将“英山云雾茶”作为一种茶的产品予以介绍，并详细记载了“英山云雾茶”的详细分类，上述证据能够证明“英山云雾茶”是产自特定地区、具有特定品种的茶，“英山云雾”是一种茶的商品名称而非区分此种商品不同来源的商标。上诉人二在被诉裁定中也明确认定“英山云雾茶系以生长在大别山南麓海拔400米至1500米范围内特殊气候条件下的茶树新梢的芽叶，经过杀青、揉捻、干燥、精选等工艺制成的保持绿色特征，可供饮用的茶”。因此，上诉人二在作出上述认定的同时，认定“英山云雾”是被上诉人在“茶”商品上在先使用并有一定影响的商标，属于事实认定错误。在此前提下，本案已无适用《商标法》第三十一条的事实基础，上诉人二关于争议商标的注册违反《商标法》第三十一条规定的认定，属于法律适用错误，本院予以纠正。原审判决的相关认定亦属不当，本院一并予以纠正，但原审判决的裁判结论正确，本院在纠正其相关错误的基础上，对其结论予以维持。

3.本案中，被上诉人明确表示其在“茶”以外的其他商品上并未使用过争议商标，在“英山云雾”未构成被上诉人在“茶”商品上“在先使用并有一定影响的商标”的情况下，即使“茶”商品与争议商标核定使用的其他商品构成类似商品，争议商标在“茶”商品以外的其他商品上的注册亦不违反《商标法》第三十一条的规定。原审判决关于争议商标在“糖、非医用营养液、面包、面条、谷类制品、食用淀粉、调味品、食用芳香剂”等商品上的注册并未违反《商标法》第三十一条规定的认定正确，本院对此予以维持。商标评审委员会的相关上诉理由缺乏事实依据，本院不予支持。

4.《中华人民共和国行政诉讼法》第八十七条规定：“人民法院审理上诉案件，应当对原审人民法院的判决、裁定和被诉行政行为进行全面审查。”本案中，不仅原审判决并未就争议商标的注册是否违反《商标法》第十条第一款第（八）项、第十六条的规定作出认定，上诉人二在被诉裁定中亦未就争议商标的注册是否违反《商标法》的上述规定作出评述，而且被上诉人在评审理由中也未主张适用《商标法》第十条第一款第（八）项、第十六条的规定，因此，对上诉人一、被上诉人的相关主张，法院不予评述。

5.《商标法》第十条第二款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”如果商标因有其他要素的加入，在整体上具有显著特征，而不再具有地名含义或者不以地名为主要含义的，就不宜因其含有县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，而认定其属于不得注册的商标。本案中，虽然“英山”是县级以上行政区划的地名，但争议商标标志除“英山”外还有其他构成要素，争议商标整体上不以地名为主要含义，上诉人二有关争议商标的注册并不违反《商标法》第十条第二款规定的认定并无不当，法院对此予以确认。被上诉人的相关主张不能成立，本院不予支持。

判决：

综上，北京高院认为：

原审判决在事实认定和法律适用方面虽有不当，但其裁判结论正确，本院在纠正其相关错误的基础上，对其裁判结论予以维持。

上诉人二应当基于被上诉人的评审申请，在本院相关认定的基础上，重新作出裁定。

被上诉人的部分上诉理由成立，但其上诉请求不能成立，对其上诉请求本院不予支持。

上诉人二的上诉理由不能成立，对其上诉请求本院不予支持。

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十八条、第八十九条第一款第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本判决为终审判决。

【评述】

一、二审审理和判决认定事实清晰，适用法律准确，判决客观公正，全部过程无懈可击。

二、这是一个可入教科书的精彩案例。

【地理标志共同体】点评

本案的焦点是：产区外的经营人将地理标志抢先注册为普通商标，地理标志相关权利人能否依法阻止？

该案经历了商评委、北京一中院、北京高院三级审理。产区外的经营者在茶类商品上注册的“英山云雾”（即争议商标）被宣告无效，这是商评委和一、二审法院都认可的。但三者认可的理由有同：

商评委以当时的商标法第三十一条后半句裁定争议无效；

一审法院认为争议商标“英山云雾”在茶类商品上的注册违反了当时的商标法第三十一条，但争议商标“英山云雾”在茶之外的商品上的注册并不违反当时的商标法第三十一的规定；

二审法院则认为一审法院适用当时的商标法第三十一条的规定是错误的，因为“英山云雾”不能构成商标，但二审法院认为一审法院的裁判结论是正确的。让人不明白的是，二审法院并没有解释为什么一审法院适用的法律是错误的、但裁决的结论却是正确的。

我们注意到，二审法院认为：“本案中，不仅原审判决并未就争议商标的注册是否违反《商标法》第十条第一款第（八）项、第十六条的规定作出认定，上诉人二在被诉裁定中亦未就争议商标的注册是否违反《商标法》的上述规定作出评述，而且被上诉人在评审理由中也未主张适用《商标法》第十条第一款第（八）项、第十六条的规定，因此，对上诉人一、被上诉人的相关主张，法院不予评述。”二审法院不予评述的理由是《中华人民共和国行政诉讼法》第八十七条的规定“人民法院审理上诉案件，应当对原审人民法院的判决、裁定和被诉行政行为进行全面审查。”

我们认为，如果商标法第三十一条不适用本案，那么商标法第十六条、商标法第十三条则可能成为本案解决纠纷的法律依据。只是不知二审法院认为商评委无效争议商标的依据是什么。

从这个意义上说，本案裁决尚未完善到“可进教科书”。

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